Международная регистрация товарного знака: особенности и порядок процедуры

Сейчас по-прежнему достаточно актуальна регистрация торгового знака (РТЗ) за границей. Согласно ст. 1507 ГК, граждане РФ и юридические лица могут осуществить регистрацию торговой марки (ТМ) за рубежом или международную (МР).

МРТЗ

Возможны два способа регистрации ТЗ в иностранных государствах:

1) При подаче пакета документов в Патентное ведомство (национальное или региональное) каждого отдельного государства.

Придется оплатить услуги переводчика, соблюсти сроки оформления, установленные законодательной базой каждой зарубежной страны, и заплатить патентным поверенным, нанятым в этих государствах. Но при этом не требуется иметь в наличии национальную регистрацию знака.

2) При использовании механизма Мадридского протокола для защиты торговой марки на территории иностранных государств.

Пакет документов подается в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС, или по-английски WIPO, по-французски OMPI). Для этого нужно иметь национальную регистрацию ТЗ, но зато оформляется одна заявка, отсутствует необходимость привлекать переводчиков и патентных поверенных, а также соблюдать отдельные требования для каждой страны.

Последовательность осуществления МРТЗ

Заявка на МР может быть подана по истечении нескольких месяцев после подачи пакета документов вместе с заявлением на получение национальной регистрации ТЗ. В России, как и в любом другом государстве, прошение о регитрации в МБ ВОИС обязательно к рассмотрению через государственное ведомство внутри страны (в РФ — Роспатент).

По Мадридской системе международной регистрации товарных знаков заявка (форма ММ-2) подается через офис уполномоченного органа. В каждой из стран таким органом считается региональное или нацведомство. После заполнения бланк на регистрацию ТМ по форме ММ-2 обычно содержит такие данные:

• наименование страны происхождения марки (для государства-участника Мадридского протокола о Международной регистрации товарных знаков);
• контактные данные, наименование и другую информацию о заявителе или его представителе (физ. или юр. лице);
• реальное изображение логотипа торговой марки (ТМ), его цветовая комбинация, транслитерация с переводов всех содержащихся на логотипе надписей на французский, английский и испанский языки;

• полное описание ТЗ;
• указание требующих охраны отдельных элементов марки;
• обозначаемая подлежащим регистрации торговым знаком продукция и услуги и их классификация согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ);
• перечень наименований и классы продукции и услуг, подлежащих охране, а также список стран-участниц Протокола, где их следует зарегистрировать;
• подписи заявителя или его представителя.

В типовой заявке возможен выбор одного из трех языков: французского, английского, испанского – для Мадридского протокола, и только французского — для Мадридского соглашения о Международной регистрации товарных знаков.

Документы о законности использования различных элементов марки не требуют легализации и засвидетельствования специализированными ведомствами стран-участниц Протокола (исключением является подтверждение происхождения в соответствующем ведомстве).

На протяжении двеннадцати месяцев со времени подачи заявки каждая страна, указанная в ней, может отказать в регистрации Т3 на основании его несоответствия ее внутреннему законодательству. При отсутствии подобных возражений марка приобретает статус охраняемого знака во всех государствах, прописанных в документе.

Стандартные сроки МРТЗ

Срок охраны ТМ не органичен, но в рамках национальной и международной систем регитрации марок он должен быть через определенный период времени возобновлен.

Процедура продления срока регистрации товарного знака обязательна для продолжения охраны на территории указанных в заявке стран.

Иначе марка может быть занята другой организацией, и право на ее использование в иностранных государствах будет ограничено.

За полгода до окончания срока МБ направляет извещение в письменой форме правообладателю или его доверенному лицу о точной дате завершения действия международной регистрации ТМ.

Для его продления с момента окончания предыдущего периода необходимо внести сумму основной (плата патентного ведомства каждой страны), добавочной (за 4 и последующие классы товаров и услуг) и дополнительной (за внесение каждой дополнительной страны) пошлин.

Международная регистрация товарных знаков состоит в зависимости от национальной регистрации на продолжении пяти лет. После окончания этого времени с момента получения на руки МР в странах, указанных в заявлении, она перестает зависеть от национальной регистрации.

То есть с этого момента правообладатель имеет право не платить пошлину в нацведомство для переоформления срока действия ТМ на следующие десять лет, а также может зарегистрировать другого правообладателя и осуществлять сделки с правом исключительного владения маркой.

Плата за РТЗ

Согласно «Соглашению о МКТУ», принятому в Ницце в 1957 году, товары и услуги сгруппированы в 45 классов (34 из них – для товаров, а остальные 11 – для услуг). МКТУ обязательна для МС регистрации. Она существенно облегчает последующее использование ТЗ и проведение экспертизы заявки.

Принятая к уплате составная пошлина исчисляется в зависимости от классов МКТУ и количества стран для МРТЗ.

Международная пошлина, которую оплачивают организации при регистрации ТЗ, состоит из:

• базовой пошлины;
• пошлины, называемой дополнительной (требуется вносить за каждый дополнительный (свыше трех) класс МКТУ);
• добавочной пошлины (за каждую добавленную для регистрации охраны ТЗ страну).

Мадридская ситема РТЗ

База этой системы начала закладываться с 1891 году и по сей день регулируется 2 международными договорами: Мадридской конвенцией о Международной регистрации товарных знаков и протоколом к ней. «Мадридская система» (МС) насчитывает более 90 государств (указаны на официальном сайте ВОИС).

Участником Мадридского протокола или Соглашения может стать любая страна-участница Парижской конвенции по охране промышленной собственности, таким правом также обладают межправительственные организации, которые при соблюдении определенных условий могут присоединиться к Мадридскому протоколу.

Протокол, по сравнению с Соглашением, имеет ряд отличий, поэтому его подписало большее количество стран. Он внес в Мадридскую систему МРТЗ следующие изменения:

• международная заявка стала основываться не только на национальной регистрации марки, но и на базовой (национальной) заявке на регистрацию;
• увеличилось количество языков для подачи заявки: к французскому добавился еще английский и испанский;
• срок рассмотрения отдельной международной заявки в каждой указанной стране увеличился до 18 месяцев вместо соответствующего Мадридскому соглашению 1 года;
• при аннуляции национальной регистрации по требованию патентного ведомства страны, в которой ТМ была впервые использована на продолжении пяти лет с момента получения МРТЗ, она может быть переформирована в национальные (региональные) заявки стран-участниц действовавшей международной регистрации.

Чтобы иметь представления о преимуществах порядка Международной регистрации товарных знаков согласно Мадридской процедуре, следует уяснить механизм ее действия.

Владелец ТМ подает заявку на международную охрану знака в патентное ведомство своей страны, указывает перечень государств, в которых планирует оформлять правовую охрану марки.

Для подачи такой заявки в МБ ВОИС было разработано 3 бланка:

• ММ-1 – применяется, если все выбранные заявителем государства стали участницами Мадридского соглашения;
• ММ-2 – используется, если все выбранные заявителем страны подписали Мадридский протокол (без учета ратификации некоторыми из них Мадридского соглашения);
• ММ-3 – применяется, если в перечне выбранных заявителем государств есть хоть по одной стране, связанной только Соглашением или только Протоколом (без учета связи еще и с Мадридским соглашением).

Установленный комплект документов для направления заявки на МРТЗ

К необходимому комплекту документов для подачи гражданами РФ заявки на Международную регистрацию товарных знаков в Роспатент относятся:

• анкета поверенного или владельца ТМ с прошением о предоставлении регистрации международного значения в МБ ВОИС;
• заявка помощника или правообладателя национальной регистрации на нужном бланке и языке;
• копия документа об оплате международной пошлины, перечисляемой на счет МБ ВОИС;
• скан документа об оплате пошлины за подачу, заверенный патентным поверенным или заявителем.

Механизм рассмотрения заявки на МРТЗ в МБ ВОИС

После процедуры проверки национальными ведомствами заявка по засекреченным электронным каналам связи поступает в МБ ВОИС, расположенное в Швейцарии в Женеве. Бюро проводит независимую экспертизу заявки на предмет соответствия всем установленным требованиям, в том числе и суммы оплаты пошлины за МРТЗ.

Далее знак регистрируется: информация о нем публикуется в официальном Бюллетене. Затем, после занесения сведений о нем в Международный реестр, владельцу марки и в страны, указанные в заявке, направляется сертификат о МРТЗ.

Ведомства заявленных государств проводят экспертизу и определяют объем охраны ТЗ, который может быть предоставлен в отношении отдельной ТМ в каждой стране.

Патентные ведомства отдельных государств проводят экспертизу так же тщательно, как если бы документы были поданы в них напрямую.

Если по результатам экспертизы ведомство отдельного государства отказывает в предоставлении охраны ТЗ, в МБ ВОИС направляется отказное уведомление, информация о котором документируется в Международном реестре согласно заявленной ТМ.

Решение об отказе, полученное от одной страны, не сказывается на решениях ведомств остальных государств.

Основные особенности экспертиз национальных ведомств иностранных государств

Экспертиза нацведомства страны подтверждает факт соответствия:

• ТМ в международной заявке с ТЗ в базовой заявке;
• заявителя по международной регистрации с заявителем по основной;
• исчерпывающего списка продукции и услуг по международной заявке с перечнем товаров и услуг, которые указываются при основной (базовой) регистрации ТМ; также допускается меньшее количество товаров и услуг в документах по МРТЗ.

Одной из основных причин отказа национального ведомства в международной охране ТМ считается неудовлетворение марки условиям охраноспособности этой страны. Проверка основывается на определении различительной способности знака, возможного нарушения им прав владельцев уже зарегистрированных марок.

Стоимость МРТЗ по Мадридской системе

Если брать цены для одного класса ТЗ, то цена на услугу по проверке возможности к регистрации определенной ТМ составит девятьсот евро. Оформление и сдача национальной заявки обойдется в две тысячи двести евро, а международной будет зависеть от количества выбранных стран для регистрации ТЗ, от курса швейцарского франка и от величины официальных пошлин.

Базовая пошлина для ТМ в черно-белом виде составляет шестьсот пятьдесят три швейцарских франка, а в цветном – девятьсот три. Пошлина за еще один дополнительный класс услуг и товаров свыше 3 добавляет к сумме по сто швейцарских франка, как и каждая дополнительная страна для МРТЗ.

С 2002 года ВОИС получает от национальных патентных ведомств отдельных государств заявки и документацию в электронном виде. Все отсканированные и проиндексированные документы, как и информация о зарегистрированных ТЗ, хранятся там в Международном реестре в цифоровом виде. Доступ к данным возможен на возмездной основе.

Источник: https://BusinessMan.ru/mejdunarodnaya-registratsiya-tovarnogo-znaka-osobennosti-sroki-i-trebovaniya.html

Международная регистрация товарного знака: порядок по мадридской системе, необходимые документы, стоимость

Многим участникам рыночных отношений так или иначе приходится задумываться о регистрации товарного знака в Российской Федерации. Ведь это гарантия того, что именно вы его владелец, а значит, имеете право использовать торговую марку или бренд по своему усмотрению. Но что требуется знать о международной регистрации товарного знака? Так ли она необходима для реализации торговой деятельности в зарубежных странах? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, стоит изучить особенности процедуры регистрации знака более подробно.

Для чего нужна международная регистрация товарного знака

Каждое юридическое лицо должно позаботиться о регистрации товарного знака своей фирмы или организации, чтобы закрепить его за собой. Это позволяет распоряжаться им, а также не беспокоиться о возможном плагиате. Но не все товарные знаки допускаются до регистрации, а только те, что отвечают определённым требованиям.

В целях защиты товарного знака, торговой марки или бренда от плагиата лучше заранее провести их регистрацию

Товарным знаком считается особая отметка, размещаемая на результатах работы организации. Её основная цель — идентификация определённого товара компании, которая его изготовила.

Предъявляются следующие условия к товарному знаку:

1. Наличие словесного и графического изображения.
2. Способствование узнаваемости его владельца (выделяет продукцию и услуги фирмы или организации среди уже существующих).
3. Оригинальность (не копирует какой-либо существующий на рынке товарный знак).

Международная регистрация ТЗ необходима для его защиты от копирайта на территории иностранных государств.

Плюсы и минусы международной регистрации ТЗ

Как и любая другая деятельность, регистрация товарного знака на международной арене имеет свои преимущества и недостатки.

Положительные стороны:

• вам выдаётся на руки свидетельство, которое является гарантией авторских прав на товарный знак;
• вы можете использовать знак в любых интересующих вас целях (изменить, продать и т. д.);
• в том случае, если кто-либо несанкционированно воспользуется вашим товарным знаком, вы можете обратиться в судебные инстанции и выиграть дело, а также получить компенсацию за незаконное применение знака посторонними лицами;
• если ваш товарный знак станет популярным, вы можете продать его и заработать на этом определённую сумму.

Для вывода своего товарного знака на зарубежные рынки необходимо воспользоваться международной регистрацией

Недостатки международной регистрации заключаются в следующем:

• документы должны быть правильно оформлены перед посещением соответствующего органа (в том числе переведены на языки тех стран, где будет распространяться действие вашего ТЗ);
• значительные финансовые затраты, т. к. в каждом государстве предусмотрены свои пошлины за подобную процедуру;
• сроки могут быть увеличены (в каждой стране свои требования к оформлению).

Особенности Мадридской системы регистрации

Существует два способа международной регистрации. Первый подразумевает непосредственное обращение в каждую страну, где вы планируете вести коммерческую деятельность. Второй способ осуществляется с помощью оформления товарного знака по Мадридской системе.

Мадридское соглашение подписано 97 государствами, в том числе и Российской Федерацией. Но чтобы воспользоваться этой системой, необходимо подать заявку на территории своей страны.

От вас не потребуется перевод документации на языки всех интересующих стран, а также обращение к разным представителям. К тому же при использовании этой системы взимается единая пошлина.

Вышеназванная система регулируется такими документами, как Мадридское соглашение и протокол. В том случае, если по какой-либо причине регистрация товарного знака в вашей стране аннулируется, отмене подлежит и международная регистрация.

Мадридская система также в значительной мере упрощает последующее управление товарным знаком, поскольку предоставляет возможность внесения записи о последующих изменениях или о продлении регистрации путём одного процедурного действия. Впоследствии могут быть также указаны дополнительные страны.

Существует и альтернатива — процедура регистрации СТМ (Community Trade Mark), дающая возможность оформления заявки без наличия регистрации в России.

Куда обращаться для регистрации ТЗ

Для регистрации товарного знака за рубежом необходимо обратиться в любую из следующих инстанций:

• национальное патентное ведомство тех стран, где будет распространяться действие вашего ТЗ;
• при использовании Мадридской системы — Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), но сначала ТЗ регистрируется в Роспатенте.

Видео: все нюансы регистрации товарного знака

Порядок действий при международной регистрации

Какую бы систему вы ни выбрали, важно подготовить требуемую документацию перед тем, как обратиться в регистрирующий орган. В случае положительного ответа вы становитесь полноправным владельцем товарного знака.

Процедура регистрации по Мадридской системе включает в себя такие этапы:

1. Предварительный поиск товарного знака — проводится для исключения наличия уже зарегистрированных знаков.
2. Подготовка пакета документов и подача его в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). Заявка на регистрацию может быть подана на русском, английском или французском языках.
3. ФИПС передаёт заявку на международную регистрацию ТЗ в ВОИС.
4. ВОИС проводит экспертизу полноты и правильности заполнения документации.
5. ВОИС регистрирует заявки на ТЗ и выдаёт сертификат о внесении их в международный реестр. Сертификат отправляется правообладателю или его представителю.
6. ВОИС направляет заявки в национальные ведомства стран, указанных для регистрации.
7. Национальные регистрирующие ведомства государств проводят проверку заявок по существу. На этом этапе проверяется, соответствует ли ваш ТЗ требованиям закона стран, в которых вы хотите осуществить регистрацию.
8. Если ТЗ соответствует всем требованиям национальных ведомств, производится его регистрация. Каждая страна выдаёт свой охранный документ на ТЗ.

ВОИС — один из регистрирующих органов, осуществляющих свою деятельность за рубежом

Какие документы запрашиваются при регистрации

Для успешной регистрации знака необходимо представить следующие документы:

1. Заполненная заявка на регистрацию товарного знака в Роспатент (бланк можно посмотреть здесь).
2. Список стран, в которых вы хотите зарегистрировать свой знак.
3. Изображение знака (он должен помещаться в квадрат размером 8 х 8 см) и его словесное описание.
4. Перечень товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация (он должен совпадать с перечнем товаров в базовом свидетельстве РФ).
5. Квитанция об уплате пошлины.

Срок действия регистрации товарного знака на международной арене составляет 10 лет. Когда срок подходит к концу, вы можете его продлить.

Существуют специальные органы, проводящие регистрацию товарного знака

Стоимость процедуры регистрации

В стоимость регистрации товарного знака входит оплата пошлин в ВОИС и ФИПС (Роспатент). Итоговая сумма зависит от таких факторов, как вид знака, страна, где он будет распространяться, количество классов товаров или услуг (МКТУ). Пошлина в Роспатенте составляет 4900 рублей, также оплачивается каждый класс МКТУ свыше трёх (400 рублей).

Таблица: расценки для ВОИС

Сроки регистрации

Срок международной регистрации товарного знака составляет от 6 до 18 месяцев. Это зависит от конкретной страны, т. к. каждое государство устанавливает свои условия оформления и проведения экспертиз.

Могут ли отказать

Стоит иметь в виду, что для отказа в регистрации товарного знака существуют основания. К ним относятся:

• наличие явного сходства (или отсутствие отличия) предложенного знака от уже зарегистрированного;
• использование в товарном знаке слова, вошедшего во всеобщее употребление (например, слово «супер»);
• противоречие моральным устоям.

Часто задаваемые вопросы

Многих интересует процедура регистрации товарного знака. Среди откликов на интернет-форумах по этой теме встречаются часто задаваемые вопросы.

Таблица: популярные вопросы о регистрации ТЗ

Видео: что стоит знать о регистрации товарного знака

Как правило, предприниматели любого уровня заинтересованы в регистрации своего товарного знака на рынке товаров и услуг, чтобы иметь право его использовать и распоряжаться им по своему усмотрению.

Только проведение этой процедуры обезопасит владельца от недобросовестного использования его товарного знака.

Кроме того, регистрация даёт возможность заработать денежные средства при его продаже в том случае, если знак станет известен в мире.

• Наталья Иванова
• Распечатать

Источник: https://ozakone.com/grazhdanskoe-pravo/poryadok-mezhdunarodnoy-registratsii-tovarnyih-znakov.html

Товарный знак: международная регистрация

Согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 N 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон) физические лица и организации Республики Беларусь имеют право на регистрацию товарного знака в иностранном государстве и (или) на его международную регистрацию.

Регистрацию товарного знака в иностранном государстве возможно получить обратившись в патентное ведомство страны, на территории которой заявитель желает получить регистрацию товарного знака, воспользовавшись услугами национального патентного поверенного.

Для этого не обязательно иметь поданную заявку в стране происхождения товарного знака или его национальную регистрацию.

Согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности знак, заявленный гражданином страны участницы конвенции в какой-либо другой стране, не может быть отклонен или признан недействительным на основании того, что он не был заявлен, зарегистрирован или возобновлен в стране происхождения.

Однако, если заявитель желает получить международную регистрацию товарного знака, то действующая регистрация в стране происхождения согласно Мадридскому Соглашению либо наличие поданной заявки на регистрацию в стране происхождения согласно Мадридскому Протоколу к Мадридскому Соглашению обязательны.

Охрану товарного знака сразу в нескольких странах обеспечивает Мадридская система международной регистрации знаков, включающая в себя вышеназванные Соглашение и Протокол, находящиеся под административным управлением Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС). Страны, подписавшие Соглашение, а также Протокол, образуют Мадридский союз и являются его членами (далее – Договаривающиеся стороны). Члены союза — 101 Договаривающаяся сторона (список доступен на сайте ВОИС).

Возможность зарегистрировать товарный знак на территории нескольких государств одномоментно, подав одну заявку на одном языке и уплатив одну пошлину в одной валюте, делает Мадридскую систему весьма популярной во всем мире.

Международная заявка представляется в МБ ВОИС ведомством страны происхождения. Для национального заявителя в Республике Беларусь ведомством страны происхождения является Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь (далее – НЦИС).

Мадридской системой могут пользоваться физические и юридические лица, при условии наличия действительного и нефиктивного промышленного или торгового предприятия либо местожительства, либо наличия гражданства в стране Мадридского союза.

Пример из практики: Российская компания ООО «А…» подала международную заявку в НЦИС на базе зарегистрированного товарного знака в Республике Беларусь. В связи с непредставлением по запросу НЦИС достаточных доказательств наличия действительного промышленного или торгового предприятия в Республике Беларусь, заявка была возвращена заявителю.

Порядок действий при международной регистрации товарного знака

1.

Подача национальной заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в НЦИС

Процедура национальной регистрации товарного знака регулируется вышеуказанным Законом, а также Положением о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания и о внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 N 1719.

При условии положительного результата предварительной экспертизы, срок которой составляет два месяца, и получения заявителем Решения о принятии заявки к рассмотрению разрешается подавать заявку на международную регистрацию товарного знака. Если регистрация товарного знака уже существует в Республике Беларусь, то заявку можно подать на любом сроке действия национальной регистрации товарного знака.

2. Подача международной заявки

Любая подача международной заявки сопровождается уплатой пошлины в НЦИС, который в свою очередь проверяет заявку на соответствие формальным признакам: корректности заполнения формы, правильности уплаты установленной пошлины, соответствия перечня товаров и услуг и классов согласно Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ) перечню товаров и услуг и классов в базовой регистрации или базовой заявке; удостоверяет тождественность подаваемого на международную регистрацию знака знаку в базовой регистрации или в базовой заявке и др.

Одновременно пошлина уплачивается в МБ ВОИС в швейцарских франках. Указанная пошлина включает в себя несколько видов:

Международная заявка оформляется на официальном бланке ММ2 в одном экземпляре, форма которого доступна на сайте ВОИС.

Согласно правилам Мадридской системы заявка должна быть оформлена на английском, французском или испанском языке. Рабочими языками для этих целей НЦИС являются английский и французский. Следовательно, заявка может быть оформлена только на одном их этих двух языков.

Для успешного прохождения процедуры формальной экспертизы как на национальном, так и на международном этапе, необходимо уделить особое внимание классификации товаров и услуг, в отношении которых будет производиться регистрация товарного знака.

При этом нужно помнить, что перечень товаров и услуг, заявляемый на международную регистрацию, может быть сокращен, но не должен выходить за рамки перечня, который был указан в национальной заявке/регистрации.

Для составления перечня на иностранном языке можно воспользоваться «Менеджером товаров и услуг Мадридской системы» (MGS – Madrid Goods and Services Manager), доступный на сайте ВОИС.

Экспертиза НЦИС проверяет представленный перечень товаров и услуг и указанные классы, а, в случае возникновения вопросов, может направить запрос с предложением откорректировать вариант перевода для некоторых товаров или вовсе исключить спорные термины.

  Пример из практики: экспертиза НЦИС по одной международной заявке предложила изменить термин для 29 класса “curd`s dessert products” (творожные десерты) на “curd dessert products” или в другом случае предложила заменить термин для 3 класса “personal care items” (туалетные принадлежности) на “toiletry”.

3. Направление международной заявки в МБ ВОИС

После проведения национальной экспертизы по формальным признакам НЦИС направляет в МБ ВОИС международную заявку в течение двух месяцев.

4. Экспертиза международной заявки в МБ ВОИС

Экспертиза заявки в МБ ВОИС проводится на соответствие формальным признакам. Большое внимание уделяется перечню товаров и услуг.

Если МБ ВОИС не находит оснований для отказа в регистрации, знак регистрируется в Международном реестре, и заявителю направляется Свидетельство о международной регистрации знака.

Сведения о зарегистрированном товарном знаке публикуются в бюллетене ВОИС “WIPO Gazette of International Marks”.

Пример из практики: МБ ВОИС посчитало термин “egg incubators” (яичные инкубаторы) для 7 класса слишком неопределенным и предложило заявителю самостоятельно скорректировать термин согласно МКТУ, а в другом случае предложило заменить термин 30 класса “tapioca (manioca)” (тапиока (маниока)) на “tapioca, manioc starch for food” (тапиока, маниоковый крахмал пищевой).

5. Направление международной заявки в ведомства каждой из указанных заявителем стран

Следует понимать, что регистрация, произведенная МБ ВОИС, означает, что заявка всего лишь прошла формальную экспертизу. Ведомства каждого из указанных государств будут проводить экспертизу заявленного обозначения. Для этого международной системой определен срок в 12 месяцев.

Некоторые Договаривающиеся стороны согласно сделанным ими заявлениям определили этот срок в 18 месяцев.

В случае, если в указанные сроки со стороны ведомств не поступило уведомлений об отказе в охране, знак считается зарегистрированным в этих странах с даты международной регистрации в МБ ВОИС.

Датой регистрации следует считать дату подачи международной заявки в ведомство происхождения, если указанное ведомство направило эту заявку в МБ ВОИС в течение двух месяцев. В противном случае датой регистрации будет считаться дата получения международной заявки непосредственно МБ ВОИС.

Внимание! Международная заявка, направленная в МБ ВОИС напрямую, не будет рассматриваться как таковая и будет возвращена отправителю.

• Если же ведомство сочтет, что охрана не может быть предоставлена в соответствующей Договаривающейся стороне, оно направляет Уведомление о предварительном отказе со всеми основаниями такого отказа и с указанием срока для подачи просьбы о пересмотре или для обжалования предварительного отказа ≤1≥.
• __________________
• ≤1≥ При подготовке данного материала использовалась Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Cоглашению (Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement), доступная на сайте ВОИС.
• Процедура преодоления предварительного отказа уже будет осуществляться через национального патентного поверенного той страны, от ведомства которой получен такой отказ.

Пример из практики: патентные ведомства Украины и Армении вынесли предварительный отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку «H…d…» в отношении всех товаров класса 32 «Безалкогольные напитки».

Мотивы предварительного отказа указанных ведомств относились к товарному знаку «H…D…», зарегистрированному на имя австрийского владельца, с которым знак «H…d…», являвшимся предметом международной заявки, имел сходство до степени смешения.

Следует отметить, что в некоторых странах существуют оппозиционные периоды, которые могут длиться дольше, чем 12 и 18 месяцев.

Поэтому заявителю может быть направлено Уведомление о предварительном отказе на основе возражения с указанием даты, в которую истекает срок подачи просьбы о пересмотре, апелляция или ответа.

Однако процедура преодоления предварительного отказа на основе возражения также будет осуществляться через национального патентного поверенного той страны, чей адрес находится на территории Договаривающейся стороны, ведомство которой вынесло решение об отказе.

Пример из практики: английская компания “T.”, являющаяся владельцем товарного знака “T.” выдвинула возражение против регистрации товарного знака “t.

” по ее мнению сходного до степени смешения с зарегистрированным на ее имя товарным знаком, несмотря на то, что услуги, относящиеся к обоим знакам хоть и принадлежали к одному классу 39 «Услуги, относящиеся к перевозке людей или товаров…», у английской компании услуги относились к сбору мусора, а у белорусской компании услуги относились к транспортировке и доставке товаров.

6. Получение охраны товарного знака в каждой указанной Договаривающейся стороне

После завершения всех процедур в ведомствах указанных заявителем стран действие международной регистрации товарного знака распространяется на территории этих стран с даты международной регистрации.

Указанные ведомства направляют в МБ ВОИС заявление о том, что знаку, являющемуся предметом международной регистрации, предоставляется охрана в соответствующих Договаривающихся сторонах.

Товарный знак получает правовую охрану в этих странах, как если бы он был зарегистрирован, пройдя национальную процедуру регистрации в каждом из национальных ведомств.

Вкратце вышеописанную процедуру регистрации можно представить в следующей схеме:

Следует также помнить, что согласно правилам Мадридской системы, при условии аннулирования действия базовой заявки или основанной на ней регистрации в стране происхождения, международная регистрация товарного знака автоматически прекращается. Указанная зависимость длится в течение пятилетнего периода, после чего международная регистрация товарного знака обретает самостоятельность.

Мадридская система – это удобный инструмент, который способствует развитию бизнеса на международном рынке, но всегда можно воспользоваться национальной процедурой регистрации. Несмотря на то, что Мадридский союз постоянно расширяет свою географию, не все страны входят в нее.

Например, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Пакистан, Йемен не являются Договаривающимися сторонами, и в отношении этих стран следует придерживаться национальной процедуры регистрации. А также следует учитывать особенности экспертизы заявленного обозначения в каждой стране.

Например, в указанных выше территориях экспертиза откажет в предоставлении правовой охраны товарному знаку в отношении таких товаров как, безалкогольные напитки, пиво, свинина, рождественские украшения, как обозначению, противоречащему общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Другие препятствия могут возникнуть при международной регистрации на примере случая с регистрацией товарного знака на территории частично признанного арабского государства Палестина (Западный берег реки Иордан и сектор Газа). В этом регионе можно получить регистрацию только на территории Израиля, который является членом Мадридской системы.

Преимуществом Мадридской системы является также возможность централизованного управления международной регистрацией: продление срока действия регистрации, передача прав, отказ от регистрации, сокращение перечня товаров и услуг, внесение изменений в наименование заявителя, территориальное расширение. Для этого владелец международной регистрации товарного знака самостоятельно может направлять в МБ ВОИС соответствующие заполненные формы и уплачивать необходимые пошлины в случае предписания.

1. Таким образом, Мадридская система:
2. — является комплексным мероприятием при получении охраны товарного знака сразу в нескольких странах;
3. — экономит время и средства, которые могли бы быть потрачены на регистрацию знака, если бы заявитель обращался в каждое ведомство Договаривающихся сторон отдельно, уплачивая пошлины в разных валютах, составляя заявки на разных языках, прибегая к услугам национальных патентных поверенных;
4. — позволяет управлять портфелем брендов;
5. — предоставляет поддержку товарного знака с даты подачи заявки до продления срока действия регистрации.

Оксана ТРЕЙВАС, патентный поверенный Республики Беларусь

Сергей БЕЛЯЕВ, управляющий партнер, патентный поверенный Республики Беларусь, евразийский патентный поверенный, медиатор

Источник: https://bvlegal.by/blog/articles/intellectual_property/trademarks_international_registration/

Порядок оформления международной регистрации товарного знака

Наличие охранного документа на интеллектуальную собственность, в том числе фирменное обозначение компании, актуально не только в рамках одного государства по месту регистрации, но и на мировом уровне.

В этом контексте для нерезидентов доступна международная регистрация товарного знака. Унифицированного документа, регламентирующего процедуру по всем странам, не существует.

Патент выдается на территориальном уровне с учетом особенностей внутреннего законодательства страны.

Выгоды правообладателя

Международная защита товарного знака в форме получения патента дает большое количество преимуществ при осуществлении коммерческой и научной деятельности, включая правовую защиту и расширенные возможности реализации интеллектуального права. Такое действие прямым образом влияет на размер получаемой выгоды и расширение бизнеса. В числе главных преимуществ:

• минимизация рисков запрета использования идентифицирующего объекта на мировом пространстве, в частности в странах, где пройдена процедура патентования;
• расширение возможностей по защите прав и интересов в международном правовом поле и получения компенсационных выплат за нелегальное использование знака;
• перспективы получения дополнительной прибыли за счет передачи исключительных прав по договорам франшизы и лицензионным соглашениям.

Процедура международной защиты облегчается совокупностью международных договоров и системы регистрации на региональном уровне. В каждом конкретном регионе, выбранном для регистрации, предусмотрены свои правила, условия, стоимость и сроки получения патента.

Популярная система

Владельцы товарных знаков могут воспользоваться способом легализации объекта индивидуализации через подачу заявки в федеральный институт промышленной собственности. Мадридская система предусматривает универсальную правовую охрану интеллектуальной собственности одновременно на территории нескольких стран-участниц.

Преимущественные особенности системы:

1. Один пункт государственной пошлины за подачу заявки.
2. Простой способ пролонгации регистрации путем подачи единственной заявки. Такая же процедура предусмотрена для расширения перечня стран, на территории которых легализуется товарный знак.
3. Упрощенная процедура подачи документов, необходимость заполнения единой стандартно заявки, отсутствие необходимости вести обособленное делопроизводство по каждой заявке и сокращенный подготовительный этап, не обременяющий требованием сбора и оформления большого количества документов.

Недостатком регистрации по такой системе является тот факт, что в ней участвуют не все государства. На сегодняшний день перечень представлен 117 государствами.

Важной особенностью служит требование-условие об обязательном предшествующем этапе регистрации товарного знака в правовом поле страны правообладателя. То есть требуется, чтоб товарный знак был зарегистрирован России или подана соответствующая заявка на такое действие.

Срок действия охраны товарного знака на международном уровне ограничивается временным отрезком в 10 лет. Пролонгация возможна на такой же срок после уплаты пошлины.

Отдельные регистрационные процедуры

Правообладатели, не имеющие возможности или желания провести регистрационную процедуру в России, могут осуществить узаконивание и обеспечить охрану товарного знака на территории конкретного государства.

С этой целью функционируют зарубежные ведомства, предоставляющие услугу национальной процедуры регистрации.

Регистрация в каждом иностранном государстве отдельно имеет свои преимущества. В их числе:

• возможность зарегистрировать знак без совершения предварительной аналогичной процедуры в России;
• право выбора страны, на территории которой предусмотрена рассматриваемая защита, независимо от участия такого государства в мадридском соглашении, посвященном вопросам регистрации товарного знака.

У способа имеются некоторые недостатки. Главная из них — обязанность оплачивать государственную пошлину за каждую поданную заявку. Такая регистрация характеризуется значительными временными и материальными затратами, что обусловлено необходимостью взаимодействовать с национальными регистрирующими ведомствами и привлекать к процедуре патентных поверенных.

Одна из особенностей, которая расценивается как недостаток, — необходимость перевода всего предоставляемого пакета документов на национальный язык той страны, в которой проводится процедура.

Регистрация в ЕС

С 1990 года правообладатели получили возможность проводить «пакетную» регистрацию товарного знака на территории Европейского союза. Соглашение предоставляет охрану 32 стран-участниц и существенно расширяет правоприменительные возможности заявителя.

Алгоритм действий

Независимо от выбранной системы международной регистрации порядок и схема по подготовке документов выглядит приблизительно одинаково. Наиболее распространенная Мадридская система предполагает следующий алгоритм:

1. Проверка товарного знака на наличие зарегистрированных аналогов. Осуществление предварительного поиска объекта.
2. Сбор и комплектация документов для подачи в ФИПС. Правообладатель может воспользоваться русским, французским или английским языком.
3. Передача заявки из ФИПС в ВОИС для проведения международной регистрации товарного знака.
4. Экспертная проверка правильности заполнения и полноты документации.
5. Регистрация заявки на ТЗ в ВОИС и отображение информации в международном реестре. Итогом является отправление сертификата правообладателю или его законному представителю.
6. Направление заявки с соответствующими приложениями в национальные ведомства заявленных для регистрации стран.
7. Проверка национальными регистрирующими ведомствами заявок по существу на предмет соответствия товарного знака нормам законодательства правового поля страны, в которой собственник намерен провести узаконивание.
8. Регистрация ТЗ при условии установления полного соответствия всем требованиям национальных ведомств.

Основания отказа

Отрицательный ответ по заявке на регистрацию товарного знака является следствием обнаружения явного сходства или отсутствия отличий предложенного объекта с уже зарегистрированным аналогом.

Второй весомой причиной является противоречивость знака моральным канонам и устоям общества.

Еще одно основание отказа – применение в товарном знаке активно вошедшего во всеобщее употребление слова (например, класс!, вау!).

Цена вопроса

Международная регистрация включает базовую пошлину и дополнительные расходы. Первая позиция равна фиксированному тарифу – 653 швейцарских франка за единичный черно-белый знак и 903 указанных денежных единицы – за один цветной знак.

Пункт дополнительных расходов зависит от охватываемого регистрацией количества классов услуг и товаров, а также необходимости обеспечения охраны товарного знака. Расценки услуг ВОИС включают дополнительно по 100 франков за каждую следующую страну и за класс МКТУ при превышении показателя трех позиций.

Предусматривается дополнительная пошлина в случае географического расширения сферы охвата объекта индивидуализации, а также пролонгирования и изменения действия товарного знака.

Источник: https://zakonadvice.ru/intellektualnoe-pravo/patenty/kak-sdelat-mezhdunarodnuyu-registraciyu-na-tovarnyj-znak/

Международная регистрация товарного знака

• использовать свое обозначение на товарах, при оказании работ, на вывесках, в рекламе, в интернете (например, в доменном имени) и т.д.;
• получать прибыль от раскрутки своего бренда и увеличения его ценности;
• выдавать лицензии на товарный знак, отчуждать его или использовать в качестве предмета залога;
• запрещать другим лицам использовать обозначения сходные с Вашим товарным знаком для однородных товаров/услуг;

• требовать изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, удалить товарный знак с вывесок, рекламы, документации и т.д.;
• требовать от правонарушителя выплаты компенсации по своему выбору:
• • в размере от 10 000 до 5 000 000 руб.;
• • в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Запрос / Уведомление (Предварительный отказ)

При международной регистрации экспертизу заявки на товарный знак проводят ведомства указанных договаривающихся сторон, в соответствии со своими законами.

Например, если в заявке на международную регистрацию в качестве указанной договаривающейся стороны были указаны: Япония, Китай, США, то после проведения формальной экспертизы, товарный знак регистрируется в Международном реестре, публикуется в Бюллетене и указанные Договаривающиеся стороны уведомляются о необходимости проведения экспертизы.

Затем каждое из ведомств проводит экспертизу и выносит решение о регистрации, либо направляет предварительный отказ. Таким образом, может получится, что в Японии товарному знаку будет предоставлена правовая охрана, а в Китае и США – отказано в предоставлении правовой охраны.

Поскольку товарному знаку охрана предоставляется только на определенной территории, препятствующий успешной регистрации товарный знак может быть зарегистрирован, например, в Китае и США, но не зарегистрирован в Японии.

Чтобы минимизировать риски получения отказа, рекомендуется проводить поиск на тождество и сходство во всех указанных договаривающихся сторонах до начала международной регистрации.

Предварительный отказ направляется заявителю, если его товарный знак не может быть зарегистрирован в соответствии с законодательством. Например, если ранее уже зарегистрирован сходный до степени смешения товарный знак.

Срок ответа на уведомление в большинстве стран составляет 6 месяцев.

На предварительный отказ можно написать ответ и попытаться переубедить экспертов.

Источник: https://ineureka.ru/mezdunarodnaya-registraziya-tz/

Регистрация “иностранного” товарного знака в РФ

Для цивилизованного продвижения товаров и услуг под иностранным брендом (торговой маркой или знаком) на территории России необходимо пройти официальную процедуру регистрации брендового обозначения и получить правоустанавливающий документ, гарантирующий предоставление ему правовой охраны в пределах РФ.

В отличие от многих зарубежных государств, по российским законам брендовое обозначение можно зарегистрировать только в качестве товарного знака (далее по тексту — ТЗ), поскольку на территории нашей страны торговая марка не является охраняемым объектом промышленной собственности.

Поэтому торговые марки также следует регистрировать в качестве ТЗ. Кроме этого, следует отметить, что зарегистрировать ТЗ на российской территории имеют право только субъекты предпринимательской деятельности.

Это значит, что, например в отличие от США, в России, у физлица при отсутствии регистрации бизнеса, нет правовой возможности зарегистрировать ТЗ на себя.

Способы регистрации

Существует два способа регистрации:

• госрегистрация ТЗ в российском ФИПС (отдел Роспатента, осуществляющий регистрационные процедуры);
• регистрация международного портфеля брендов с расширением на территорию РФ.

Оба способа имеют свои плюсы, минусы и юридические особенности, которые необходимо учитывать при принятии решения о регистрации ТЗ в России.

Регистрация ТЗ на территории России

Официальный процесс регистрации ТЗ в России начинается с подачи заявления в ФИПС. Предварительная проверка брендового обозначения на его соответствие критериям охраноспособности, безусловно желательна, но согласно нормам действующего законодательства, не является обязательной.

Тем не менее следует отметить, что предварительная проверка брендового обозначения по информационно-справочным ресурсам до подачи заявки практически сводит риски отказа в регистрации к нулю.

Заявление может быть подано в электронной форме. В этом случае, размер госпошлины снижается на тридцать процентов.

Сроки и стоимость регистрации ТЗ в ФИПС

Обычные регистрационные процедуры в отношении ТЗ, как правило, занимают от двенадцати до восемнадцати месяцев (общий порядок регистрации). Стоимость обычной регистрации составляет от тридцати пяти тысяч рублей (или от двадцати трех тысяч рублей в случае электронного обращения).

Также существует возможность зарегистрировать ТЗ в ускоренном порядке, что позволяет сократить сроки регистрационных процедур до двух — трех месяцев. Однако, возможность ускоренной регистрации возникает только при условии одновременного заказа услуги быстрого поиска. Указанная услуга оказывается на профессиональной основе непосредственно специалистами ФИПС.

К сожалению, стоимость этой услуги является довольно высокой, что существенно отражается на общей стоимости регистрации, которая возрастает в четыре или более раз (при необходимости двойной проверки для комбинированных знаков, тариф на услугу также возрастает дважды).

Общая стоимость ускоренной регистрации складывается из госпошлины + тарифа за быстрый поиск (или двойного тарифа за двойную проверку комбинированного обозначения).

Плюсы и минусы регистрации ТЗ на территории России

Процедура регистрации ТЗ в российском патентном ведомстве является довольно простой и понятной. К ее несомненным преимуществам можно отнести:

• отсутствие необходимости привлечения российского патентного поверенного на всех этапах регистрационного процесса, то есть существует возможность подать заявление на регистрацию самостоятельно (в большинстве зарубежных стран регистрация объектов промышленной собственности осуществляется только при участии национальных поверенных);
• сроки регистрационной процедуры (даже в общем порядке) не превышают сроки рассмотрения международной заявки по системе ВОИС. Кроме этого, при необходимости, существует возможность ускорить регистрацию и получить свидетельство на ТЗ уже через 3-4 месяца (таких сроков нет нигде в мире);
• невысокая стоимость регистрации (при оформлении заявки в общем порядке);
• юридическая независимость ТЗ, зарегистрированного в России, от всех других брендовых обозначений иностранной компании, получивших правовую охрану на территории других стран (можно совершать любые сделки с российским ТЗ, не затрагивая при этом другие, принадлежащие компании бренды).

Среди минусов можно выделить:

• необходимость регистрации бизнеса, поскольку регистрация ТЗ на физлицо на территории России невозможна;
• необходимость заполнения текста заявления и пакета документов на ТЗ на русском языке (однако, в случае привлечения российского специалиста-патентоведа, этот минус отпадает).

Регистрация ТЗ по международной заявке

Другим способом регистрации ТЗ на территории России является подача международной заявки по системе ВОИС. В этом случае у компании формируется международный портфель брендов с расширением на Россию. Однако, для возможности международной регистрации необходимо соблюсти некоторые условия.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что международный портфель брендов формируется на базе основного бренда компании. Это значит, что компания должна первоначально зарегистрировать ТЗ в стране, в которой зарегистрирован ее юридический адрес (или по крайней мере подать соответствующую заявку на регистрацию ТЗ в патентное ведомство своей страны).

На базе основного ТЗ (или заявки на него) можно подать заявление о расширении правовой охраны данного ТЗ на территории одной или нескольких или всех стран, подписавших Мадридское и иные соглашения в сфере международно-правового сотрудничества по охране промсобственности, в том числе и на территории России. От количества выбранных стран зависит стоимость регистрационной процедуры.

Таким образом, зарегистрировать ТЗ по системе ВОИС с расширением на Россию можно как при первичном формировании международного портфеля брендов, так и при повторном обращении в ВОИС в дополнительном порядке.

Плюсы и минусы регистрации ТЗ в рамках международной заявки

Главным преимуществом международной регистрации ТЗ как с расширением на Россию, так и с расширением на любые другие страны является удобство регистрационного процесса. Подается одна заявка, уплачивается одна пошлина, не требуется ехать в другие страны и оплачивать услуги иностранных специалистов.

Заявление и вся документация к нему подается на английском или же на французском языке, нет необходимости в услугах перевода. Кроме этого существует возможность удобного управления всем портфелем брендов одновременно. Однако наряду с этим существуют и подводные камни, которые также следует учитывать.

Основным минусом международной регистрации ТЗ является юридическая связанность всех брендов портфеля, включая базовый, в течении пятилетнего периода.

Это значит, что в случае совершения какой-либо сделки в отношении одного из территориальных брендовых обозначений (например, в отношении российского ТЗ), предметом договора автоматически становятся исключительные права на все бренды, входящие в международный портфель.

Таким же образом, в случае прекращения правовой охраны одного из брендов международного портфеля в досрочном порядке, прекращается охрана всех брендов, входящих в его состав. В этой связи можно констатировать более высокие правовые риски международной регистрации, по сравнению с национальной регистрацией в стране назначения.

Что касается сроков и стоимости международной регистрации, то, по сравнению с Россией, это представляет собой довольно средние показатели.

Стоимость международной регистрации является более выгодной только в случае необходимости получения правовой охраны бренда одновременно на территории большого количества стран. Если продвижение товаров планируется только на территории России, то стоимость регистрации в ФИПС в обычном порядке будет ниже, чем по системе ВОИС.

Источник: https://1patent.ru/blog/tovznaki/registratsiya-inostrannogo-tovarnogo-znaka-v-rf.html